甲은 속도를 조절하는 자동변속장치가 장착된 자전거를 개발하여 특허등록을 받았다. 위 자전거 발명의 구성요소는 ‘자전거의 방향을 조향할 수 있는 핸들(A), 자전거를 이동할 수 있게 하는 2개의 바퀴(B), 위 바퀴를 구동하는 페달(C), 페달과 바퀴를 연결하는 체인(D)과 바퀴의 속도를 조절할 수 있는 자동변속장치(E)’이다(A+B+C+D+E, 이하 이를 ‘특허발명’이라 한다).

乙은 甲과 위 특허발명 제품을 생산·판매할 수 있는 전용실시권 설정계약을 체결하였지만, 전용실시권의 효력발생요건으로서 특허법 제101조 제1항 제2호에 정해진 특허원부에 전용실시권 설정등록을 하지 아니한 채, 위 특허발명을 실시하여 특허발명 제품을 생산·판매하고 있다.

丙은 甲의 특허발명의 구성요소 중 A, B, C, D를 포함하나, 구성요소 E를 포함하지 않는 자전거(A+B+C+D, 이하 이를 ‘丙의 자전거’라 한다)를 생산·판매하고 있다.

丁은 甲의 특허발명의 구성요소 중 자동변속장치(E) 대신에 수동으로 변속을 하여야 하는 수동변속장치(E’)가 장착된 자전거(A+B+C+D+E’, 이하 이를 ‘丁의 자전거’라 한다)를 생산·판매하고 있다.

1. 특허권자 甲이 丙에 대하여 특허권침해를 주장하고자 한다. 구성요건완비의 원칙(All Elements Rule)을 적용하여 甲의 주장이 타당한지를 검토하시오. (30점)

2. 乙은 丙의 자전거 생산·판매 행위가 자신의 전용실시권을 침해하는 행위라고 생각하고 丙에 대하여 특허법 제126조에 규정된 전용실시권침해금지청구의 소를 제기하려고 한다. 이 경우 전용실시권 설정등록을 하지 않은 乙이 이러한 소송을 제기했을 때 자신의 전용실시권이 침해당했다는 주장이 소송에서 인용될 수 있는지를 검토하시오. (20점)

3. 甲은 자신의 특허발명과 丁의 자전거를 비교할 때, i) 두 물품이 본질적인 차이가 없어서 과제의 해결원리가 동일하고, ii) 자신의 특허발명의 필수적 구성요소인 자동변속장치(E)와 丁의 자전거에 장착된 수동변속장치(E’)가 상호 치환가능성이 있을 뿐만 아니라 丁의 자전거가 자신의 특허발명과 다른 구성요소를 가지고 있더라도 그 구성요소는 자신의 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 방법으로 동일한 기능을 수행하여 동일한 작용효과를 나타내고 있으며, iii) 자동변속장치(E)를 수동변속장치(E’)로 변경하는 것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각할 수 있는 정도의 기술수준이라고 주장하고 있다. 이 주장을 바탕으로 균등침해 이론을 적용하여 甲의 丁에 대한 특허권침해금지청구의 타당성을 검토하시오. (30점)
 

I. 설문1 - 구성요소완비의 원칙과 甲의 침해주장 타당성

1. 특허권 침해요건

① 특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(法94①). 따라서 특허권의 존속기간 동안 제3자가 정당한 권원 없이 국내에서 특허권자의 발명을 업으로서 실시하면 특허권에 대한 침해가 된다.

② 이때 실시라 함은 특허발명이 물건발명인 경우 그 특허물건을 생산·사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다(제2조3호 가목).

2. 구성요소 완비의 원칙

특허발명은 청구범위에 기재된 사항에 의하여 보호범위가 정해진다(法97). 따라서, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성요소들과 구성요소들 사이의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 하는데, 이를 구성요소완비의 원칙이라고 한다.1)

3. 문언침해 인정 여부

구성요소완비의 원칙상 특허발명에서 E를 포함하지 않는 A+B+C+D에 대해서는 문언침해가 성립하지 않는다.

4. 생략침해 인정 여부

(1) 견해의 대립

1) 긍정설 생략침해를 인정하지 않으면 특허권자의 보호에 소홀하게 되고, 침해자는 부당한 이득을 얻게 되므로 특허침해를 긍정하여야 한다는 견해이다.

2) 부정설 청구범위에 기재된 구성요소를 중요한 요소와 중요하지 않은 요소로 나누어 특허침해를 판단하는 것은 청구범위 기준의 원칙에 맞지 아니하고 법적 안정성을 저해하는 결과가 된다.

(2) 판례의 태도

1) 과거 판례의 태도

확인대상발명이 특허발명의 구성요소 중 일부를 생략하면서 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 용이하게 일부 구성을 생략할 수 있어 전체적으로 양 발명의 동일성이 인정되는 경우라면 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속할 수도 있다.2)

2) 최근 판례의 태도

① 청구범위의 청구항이 복수의 구성요소로 되어있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 확인대상발명이 특허발명의 청구범위의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다.3)

② 청구범위의 청구항에 기재된 구성요소는 모두 그 특허발명의 구성에 없어서는 아니되는 필수적 구성요소로 보아야 하므로, 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 등록고안에서 비교적 중요하지 않은 사항이라고 하여 무시하는 것은 사실상 등록청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.4)

(3) 검토

생각건대, 권리자는 청구범위 작성단계에서 보정을 통해 구성요소를 가감할 수 있는 기회를 가졌었던 점, 생략침해를 인정하지 않더라도, 균등론을 적용하는 것이 가능한 점에 비추어 별도로 이러한 침해유형을 인정할 필요성은 없다고 생각된다.

5. 설문1의 해결

丙의 A+B+C+D에 대한 실시는 甲의 A+B+C+D+E에 대한 특허권 침해를 구성하지 아니한다.
 

II. 설문2 - 전용실시권침해금지청구의 소 인용가부

1. 전용실시권

(1) 의의

특허권자는 타인에게 그 특허권에 대한 전용실시권을 설정할 수 있다(法100). 전용실시권은 특허권자 이외의 자가 특허권자와의 계약에 의해 그 설정된 범위 안에서 업으로서 특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 권리이다.

(2) 법적성질

전용실시권자는 특허권자로부터 설정을 받은 범위 안에서 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하게 되는(法100②) 일종의 물권적인 권리(준물권적 권리)이다. 따라서 특허권자는 같은 내용의 권리를 제3자에게 중복적으로 설정해 줄 수 없다.

(3) 전용실시권의 발생

① 전용실시권은 설정계약과 등록에 의하여 발생한다. 또한, 전용실시권의 설정·이전(상속이나 그 밖의 일반승계에 의한 경우는 제외한다)·변경·소멸(혼동에 의한 경우는 제외한다) 또는 처분의 제한은 등록을 하여야만 효력이 발생한다(法101①2).

② 전용실시권은 등록하지 않으면 효력이 발생하지 않으므로(法101①2), 전용실시권의 범위에 관하여 아무런 등록이 없다면, 무제한의 전용실시권으로 보아야 할 것이다. 판례는 “설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도, 특허권자에 대하여 채무불이행 책임을 지게 됨은 별론으로 하고 특허권 침해가 성립하는 것은 아니다”라고 하였다.5)

(4) 乙이 전용실시권자인지 여부

乙은 전용실시권 계약을 체결하였으나 특허원부에 설정등록 하지 않았으므로 전용실시권자라고 볼 수 없으며, 다만 독점권을 부여하는 실시권 계약은 체결되었으므로 독점적 통상실시권자와 유사한 지위를 가지게 될 것이다.

2. 침해금지청구의 소 인용가부

(1) 의의

특허권자 또는 전용실시권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(法94①). 따라서 특허권자 또는 전용실시권자는 자기의 권리를 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(法126①).

(2) 행사주체

우리나라 법제가 물권법정주의를 채용하고 있는 이상 금지청구가 허용되는 물권 유사의 배타적 독점권을 인정하기 위해서는 법적 근거가 필요하고, 그 근거가 특허권자 및 전용실시권자에 한하여 금지청구권을 인정하고 있는 특허법 제126조라고 본다면, 통상실시권자에 대해서는 그것이 독점적이든 아니든 명문상 고유의 금지청구권은 인정할 수 없다.6)

(3) 사안의 경우

비록 전용실시권 계약을 체결하였더라도 등록을 하지 않은 이상 乙은 전용실시권자가 아니므로, 乙이 丙을 상대로 제기한 전용실시권침해금지청구의 소는 기각될 것이다.7)

3. 설문2의 해결

乙은 전용실시권자가 아니므로, 乙이 丙을 상대로 제기한 전용실시권침해금지청구의 소는 기각될 것이다.
 

III. 설문3 - 균등침해 및 침해금지청구의 타당성

1. 균등론

(1) 의의

균등침해(DoctIine of Equivalents)는 특허발명의 보호범위를 정함에 있어서 두 발명의 구성요소가 문언상으로 동일하지 않더라도 서로 등가관계에 있다면 특허권의 침해를 인정한다는 것을 말한다.

(2) 인정취지

특허의 보호범위가 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여짐에도(특허법 제97조) 위와 같이 청구범위의 구성요소와 침해대상제품 등의 대응구성이 문언적으로 동일하지는 않더라도 서로 균등한 관계에 있는 것으로 평가되는 경우 이를 보호범위에 속하는 것으로 보아 침해를 인정하는 것은, 출원인이 청구범위를 기재하는 데에는 문언상 한계가 있기 마련인데 사소한 변경을 통한 특허 침해 회피 시도를 방치하면 특허권을 실질적으로 보호할 수 없게 되기 때문이다.8)

2. 균등침해 인정요건

(1) 판례의 태도

① 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, i) 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하고(과제해결원리의 동일성), ii) 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며(변경가능성), iii) 그와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면(변경용이성), iv) 침해대상제품 등이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나(침해대상제품이 자유실시기술이 아닐 것), v) 특허발명의 출원절차를 통하여 침해대상제품 등의 변경된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등(의식적 제외가 없을 것)의 특별한 사정이 없는 한, 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.9)

② 따라서 침해대상제품이 특허발명의 각 구성요소와 동일하거나 균등한 구성을 모두 가지고 있고, 구성요소간의 유기적 결합관계도 그대로 포함되어 있으면 특허발명의 권리범위에 속한다.10)

③ 위에서 i), ii), iii)의 요건은 적극적 요건으로 특허권자가 주장·입증하여야 하고, iv), v)의 요건은 소극적 요건으로 확인대상발명의 실시자가 주장·입증하여야 한다.11)

(2) 사안의 경우

① 甲은 丁의 자전거가 자신의 특허발명과 비교하여, i) 두 자전거가 본질적인 차이가 없어서 과제의 해결원리가 동일하고, ii) 자신의 특허발명의 필수적 구성요소인 자동변속장치(E)와 丁의 자전거에 장착된 수동변속장치(E’)가 상호 치환가능성이 있을 뿐만 아니라 丁의 자전거가 자신의 특허발명과 다른 구성요소를 가지고 있더라도 그 구성요소는 자신의 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 방법으로 동일한 기능을 수행하여 동일한 작용효과를 나타내고 있으며, iii) 자동변속장치(E)를 수동변속장치(E’)로 변경하는 것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각할 수 있는 정도의 기술수준이라고 주장하고 있다.

② 이러한 주장이 인정된다면 甲의 자전과와 丁의 자전거는 i) 과제해결원리의 동일성, ii) 작용효과의 실질적 동일성, iii) 변경용이성이 인정되므로 균등침해가 성립한다. 따라서 乙의 치환된 수동변속장치 (E')가 甲 특허의 출원과정에서 의식적으로 제외되었거나, 아니면 乙의 실시자전거(A+B+C+D+E')가 자유실시기술에 해당한다는 사정이 없는 한 甲의 주장은 타당하므로 침해금지청구가 인용될 것이다.

3. 설문3의 해결

丁의 실시자전거는 甲의 특허발명에 대하여 균등침해가 성립하므로 甲의 침해금지청구는 타당하다.
 

각주) -----------------

1) 대법원 2015. 5. 14. 선고 2014후2788 판결
2) 대법원 1998. 1. 23. 선고 97후2330 판결, 1997. 4. 11. 선고 96후146 판결
3) 대법원 2001. 9. 7. 선고 99후1584 판결
4) 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3553 판결
5) 대법원 2013. 1. 24. 선고 2011도4645 판결. 피고인이 공소외 주식회사로부터 명칭을 “공기정화제”로 하는 이 사건 특허권(특허번호 생략)에 대하여 전용실시권을 설정받으면서 공소외 주식회사에 “귀하의 승낙 없이 특허를 임의대로 사용하지 않겠다.”고 약속하였지만 이와 같은 제한을 등록하지 아니한 이상 특허법상 효력이 발생하지 아니하므로, 피고인이 전용실시권을 설정받은 이 사건 특허발명을 실시하였다고 하더라도 특허권을 침해하였다고 볼 수 없다고 한 사례이다.
6) 권택수, 통상실시권의 효력과 관련한 몇 가지 문제(특히 금지청구권 및 손해배상청구권의 행사 등과 관련하여), 특허법원 10주년 기념 논문, 특허법원, 488-489면
7) 통설·判例는 이행의 소에서는 자신에게 이행청구권이 있음을 주장하는 자가 원고적격을, 이행의무자로 주장된 자가 피고적격을 가진다고 하여 주장자체로 판단하는 형식적 당사자개념을 취한다. 실제로 이행청구권자인지 여부는 본안심리에서 가릴 문제로서 본안심리결과 실제 이행청구권자나 의무자가 아니라면 청구기각의 판결을 하게 된다. 이시윤, 신민사소송법 제12판, 박영사, 2018, 155면. 침해금지청구도 이행의 소에 해당하므로 전용실시권자인지 여부는 본안의 문제가 된다.
8) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결
9) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결, 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다46712 판결
10) 대법원 2014. 5. 29. 선고 2012후498 판결
11) 대법원 2007. 2. 8 선고 2005후1240 판결

 

홍기석 특허법 전문강사
서울대학교 대학원(법학과:지식재산) 과정
2023년 특허청 명예의 전당 헌액