전원합의체, 위치상표 판단기준 첫 판결
기존판례, 일부 변경
위치상표를 상표의 한 가지로서 인정하고 출원된 표장을 위치상표로 파악하는 판단기준을 제시하는 대법원 전원합의체 판결이 나왔다.
즉 위치상표 심사에 관한 절차규정이 우리나라에는 마련되어 있지 않지만 표장의 전체적인 구성, 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 출원인의 의사가 위치상표로 출원한 것임을 쉽사리 알 수 있는 경우에는 출원된 표장을 위치상표로 파악할 수 있다는 기존의 일부 판례를 변경하는 판례가 나온 셈이다.
대법원 전원합의체(재판장 대법원장 양승태, 주심 양창수 대법관)는 20일, 유명 스포츠 브랜드인 독일의 아디다스 악티엔게젤샤프트가 제기한 ‘삼선(3line) 셔츠<사진>’의 상표등록 거절결정취소소송 상고심(2010후2339)에서 등록거절결정을 유지한 원심을 파기하고 사건을 특허법원으로 환송했다.
재판부는 이날 판결문에서 “상표법상 상표의 정의 규정에 따르면 ‘기호·문자·도형 각각 또는 그 결합이 일정한 형상이나 모양을 이루고 이러한 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 표장’도 상표의 한 가지로서 인정될 수 있고 이를 위치상표”라고 설명했다.
이어 재판부는 “위치상표에서는 지정상품에 일정한 형상이나 모양 등이 부착되는 특정 위치를 설명하기 위하여 지정상품의 형상을 표시하는 부분을 필요로 하게 된다”고 한 후 “이때 표장의 전체적인 구성, 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 출원인의 의사가 지정상품의 형상을 표시하는 부분에 대하여는 위와 같은 설명의 의미를 부여한 것뿐임을 쉽사리 알 수 있는 한 이 부분은 위치상표의 표장 자체의 외형을 이루는 도형이 아니라고 파악해야 한다”면서도 “다만 출원인이 심사과정 중에 특허청 심사관에게 위와 같은 의사를 의견제출통지에 대한 의견서 제출 등의 방법으로 밝힌 바가 있는지 등의 사정도 고려되어야 한다”고 설명했다.
재판부는 “다만 현재 우리나라에서 상표의 출원 및 그 심사의 과정에서 출원인이 위치상표라는 취지를 별도로 밝히는 상표설명서를 제출하는 절차 또는 위 지정상품의 형상 표시는 상표권이 행사되지 아니하는 부분임을 미리 밝히는 권리불요구절차 등에 관한 규정이 마련되어 있지 아니하다는 사유는 이같은 위치상표의 인정에 방해가 되지 아니한다”고 판시했다.
재판부는 또 “위치상표는 비록 일정한 형상이나 모양 등이 그 자체로는 식별력을 가지지 아니하더라도 지정상품의 특정 위치에 부착되어 사용됨으로써 당해 상품에 대한 거래자 및 수요자 대다수에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이르렀다면 사용에 의한 식별력을 취득한 것으로 인정받아 상표로서 등록될 수 있다”고 판결했다.
재판부는 특히 표장에 표시된 지정상품의 형상 부분의 구체적인 의미를 따져보지 아니하고 일률적으로 위 부분이 표장 자체의 외형을 이루는 도형이라고 보고 이를 포함하는 상표는 그 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당한다는 취지로 판시한 대법원 (90후168), (2003후1970), (2003후1987) 판결은 이 판결의 견해에 배치되는 범위에서 이를 변경한다고 판시했다.
앞서 악티엔게젤샤프트는 옆가슴부분에 삼선으로 구성된 상표를 지정상품 ‘스포츠셔츠, 스포츠재킷, 풀오버’에 대해 출원했고 특허청 심사관은 해당상표가 지정상품의 형상을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표에 해당하여 식별력이 없고 사용에 의한 식별력을 취득하지도 못하였다는 이유로 거절결정했다.
이에 특허심판원에 거절결정불복심판청구를 하였으나 심판청구 기각됐고 특허법원에 심결취소의 소를 제기했으나 역시 청구기각되자 대법원에 상고했다.
한편 대법원 관계자에 따르면 일정한 형상이나 모양이 지정상품의 특정 위치에 부착되는 것에 의하여 자타상품을 식별하게 되는 위치상표가 상표의 한 가지로서 인정될 수 있지만 현재 우리나라에서 상표의 출원 및 그 심사의 과정에서 출원인이 위치상표라는 취지를 별도로 밝히는 상표설명서를 제출하는 절차규정 등이 마련되어 있지 않다. 때문에 외국의 여러 나라에서 위치상표로 등록받은 상표를 우리나라에서도 등록받을 수 있는 것인지가 대단히 모호하고 불분명한 상태라는 것.
관계자는 “이번 판결은 위치상표 심사에 관한 절차규정이 마련되어 있지 않은 현실에서도 표장의 전체적인 구성, 표장의 각 부분에 사용된 선의 종류, 지정상품의 종류 및 그 특성 등에 비추어 출원인의 의사가 위치상표로 출원한 것임을 쉽사리 알 수 있는 경우에는 출원된 표장을 위치상표로 파악하여, 이를 전제로 상표의 식별력 유무 및 사용에 의한 식별력 취득 여부를 판단하여야 한다는 법리를 선언한 것”이라며 “특허청 심사지침 등의 불비를 극복하여 상표출원인의 권리구제를 실질적으로 도모한 데 그 의의가 있다”고 설명했다.
이성진 기자 desk@lec.co.kr
