‘네오 코로나(Neo-Corona)’라고 명명된 새로운 바이러스가 몇몇 국가의 일부 지역에서 발견되었고, 인간과 동물이 이 바이러스에 감염되어 전 세계적으로 유행이 되자, 의료인 甲은 이 바이러스에 대한 항체형성에 효과를 가진 예방백신을 개발하기 위하여 기존 연구 성과를 뛰어넘는 새로운 연구 프로젝트를 시작했다. 이에 甲은 乙회사로부터 연구비를 지원받음과 동시에 乙회사의 사무직원 丙의 보조를 받아 이 바이러스 감염에 효과적으로 대처할 수 있는 새로운 A 예방백신을 개발하였다. 이뿐만 아니라 甲은 네오 코로나에 감염된 환자에 대하여 기존의 방식과는 완전히 다르게 패치를 이용한 B 치료방법을 개발하였다.

이 백신은 인간뿐만 아니라 동물에 대해서도 매우 효과적인 성과를 내어, 세계 각국이 네오 코로나에 대응할 수 있었다. 세계보건기구(WHO)에서도 A 예방백신과 패치를 이용한 B 치료방법의 효과성을 인정하여, 전 세계 국가들에 이 백신을 접종하여 네오 코로나 바이러스 감염과 부작용을 방지할 것을 권고했다.

甲, 乙, 丙은 이 예방백신 등에 대하여 한국 특허청(KIPO)에 특허출원을 하려고 한다.

1-1. 위 바이러스 백신 발명이 네오 코로나 감염에 효과적인 A 예방백신으로 특허를 받기 위하여 ｢특허법｣ 제29조에 규정한 신규성과 진보성의 특허요건을 충족하는지 설명하시오. (20점)

1-2. 패치를 이용한 甲의 B 치료방법에 대한 출원발명이 특허등록을 받을 수 있는지에 대하여 ｢특허법｣ 제29조에 규정한 산업상 이용가능성 및 제32조와 관련하여 설명하시오. (10점)

2. 연구비를 지원한 乙회사가 특허를 받을 수 있는지 여부를 ｢특허법｣ 제33조를 중심으로 설명하시오. (10점)

3. 甲의 A 예방백신에 대하여 상세히 알고 있던 丙이 자신의 이름으로 특허출원을 하여 등록을 하였을 경우, 이를 알게 된 甲이 무효심판청구 등에 갈음하여 ｢특허법｣ 제99조의2에 따른 특허권의 이전청구가 가능한지에 대하여 설명하시오. (15점)

4. 甲이 A 예방백신에 대하여 출원하여 특허등록을 받은 후에, 경쟁자인 丁은 甲의 백신을 복제하여 시판하였다.

1) 甲이 丁에 대하여 어떠한 조치를 취할 수 있는지 설명하시오. (20점)

2) 甲이 丁에 대하여 손해배상청구를 하는 경우에 과실의 입증에 관하여 설명하시오. (5점)

I. 설문1-1. A 예방백신의 신규성 및 진보성

1. 신규성

(1) 의의 및 취지

특허출원 전 공지된 발명에 대해서는 특허를 받을 수 없다(法29①). 자유기술에 대하여 독점 배타권을 인정할 수 없기 때문이다.

(2) 신규성 상실사유

i) 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명, ii) 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명을 신규성이 부정된다(法29①).

(3) 사안의 경우

① A 예방백신은 네오코로나를 치료할 목적으로 기존 연구성과를 뛰어넘는 새로운 연구프로젝트로 시작되었으며, 네오코로나 바이러스 감염에 효과적으로 대처할 수 있는 새로운 예방백신이다.

② 백신이 완성된 이후 세계 각국이 백신을 이용해 네오 코로나에 대응을 하였는바, 상기 백신은 공연히 실시된 것으로 볼 수 있다.

③ 다만, 공연실시일로부터 1년 이내에 한국에 출원을 하여 공지예외주장(法30)을 하는 경우에는 신규성이 부정되지 않을 것이다.

2. 진보성

(1) 의의 및 취지

발명이 출원 전 선행기술에 비추어 신규한 것이라도 진보성이 없으면 특허를 받을 수 없다(法29②). 진보성이 없는 발명에 특허를 부여하면 기술진보에 기여하지 않을 뿐 아니라, 제3자의 기술실시의 자유를 부당하게 억압하여 산업발전을 저해할 수 있기 때문이다.

(2) 판단방법

진보성을 판단함에 있어서는 출원발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과를 종합적으로 검토하되, 출원발명의 기술적 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 판단해야 한다.1)

(3) 2차적 고려사항

판례는 상업적 성공이나 업계 호평 등과 같은 2차적 고려사항만으로는 진보성을 인정할 수 없다는 입장이다.2) 다만 상업적 성공 등이 기술적 특성에 기인한 것이라면 이를 진보성을 인정하기 위한 하나의 객관적 자료로 삼을 수 있다.

(4) 사안의 경우

① 세계보건기구(WHO)에서 A 예방백신과 패치를 이용한 B 치료방법의 효과성을 인정하여, 전 세계 국가들에 이 백신을 접종하여 네오 코로나 바이러스 감염과 부작용을 방지할 것을 권고했다. 이는 A 예방백신의 기술적 특성에 기인한 것이므로 진보성을 인정하기 위한 하나의 객관적 자료로 삼을 수 있다.

② A 예방백신은 네오 코로나 바이러스 감염에 효과적으로 대처할 수 있으며, 인간뿐만 아니라 동물에 대해서도 매우 효과적인 성과를 내어 세계 각국이 네오 코로나에 대응할 수 있었다. 그렇다면 A 예방백신에 대하여 효과의 현저성을 인정할 수 있는바, 진보성이 부정되지 아니한다.

II. 설문1-2. B 치료방법에 대한 특허성

1. 산업상 이용가능성

(1) 의의

‘산업상 이용가능성’이란 출원되거나 등록된 발명이 산업에서 반복적으로 이용될 수 있는 것을 말한다(法29①본문).

(2) 의료행위의 산업상 이용가능성

판례는 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없지만,3) 의료행위를 동물에만 한정하고 있다면 이는 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 특허의 대상이 된다고 한다.4)

(3) 사안의 경우

패치를 이용한 B 치료방법은 인간을 대상으로 한 의료행위에 해당하므로 산업상 이용가능성이 부정되어 특허를 받을 수 없다. 패치를 B 치료방법을 동물로 한정하거나, ‘네오코로나 치료 패치’라는 물건으로 청구하는 경우에는 특허를 받을 수 있을 것이다.

2. 특허를 받을 수 없는 발명(제32조) 해당 여부

(1) 의의

공서양속에 반하거나 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명은 특허를 받을 수 없다(法32).

(2) 사안의 경우

甲의 패치를 이용한 B 치료방법은 비록 인체를 사용하는 발명이긴 하나, 신체를 손상시키지 아니하고 치료를 위한 발명이며, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하지도 아니하고 인간의 존엄성을 손상시킨다고 볼 수도 없다. 따라서 제32조의 불특허발명에 해당한다고 볼 수 없다.

3. 설문의 해결

패치를 이용한 B 치료방법은 의료행위로서 산업상 이용가능성 흠결로 특허를 받을 수 없다.

III. 설문2. 乙이 특허를 받을 수 있는지

1. 특허를 받을 수 있는 자

발명자 또는 그 승계인은 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다(法33①).

2. 乙이 특허를 받을 수 있는 권리를 가지는지

(1) 발명자

특허를 받을 수 있는 권리는 발명을 완성한 때에 발명자에게 원시적으로 귀속한다(法33①). 발명은 법률행위가 아닌 사실행위이므로 자연인만이 발명자가 될 수 있다. 따라서 법인은 발명자가 될 수 없으며, 자연인인 발명자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계할 수 있을 뿐이다.5)

(2) 발명자 판단기준

판례는 “따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다.”고 하였다.6)

(3) 사안의 경우

A 예방백신 개발에 있어서 연구비를 지원한 것만 가지고는 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 없다. 또한, 발명은 사실행위로 발명자는 자연인만 될 수 있는 바, 乙회사는 자연인에 해당하지 않으므로 발명자가 될 수 없다.

3. 설문2의 해결

乙회사는 발명자 또는 그 승계인이 아니므로 특허를 받을 수 없다.

IV. 설문3. 甲의 특허권이전청구 가부

1. 丙의 출원이 무권리자의 출원인지

丙은 乙회사의 사무직원으로서 甲의 A 예방백신을 개발을 보조한 것에 불과하므로 A 예방백신에 대한 발명자에 해당하지 아니한다. 따라서 丙이 A예방백신을 출원하여 등록을 받은 경우에는 무권리자의 출원으로서 특허법 제133조 제1항 제2호(제33조 제1항 본문 위반)의 무효사유를 가지게 된다.

2. 종래 정당한 권리자의 조치

(1) 정당한 권리자 출원

i) 무권리자 출원이 무권리자 출원이라는 이유(法33①본문)로 무효심결이 확정되고, ii) 무효심결이 확정된 날로부터 30일이 경과하기 전에 정당한 권리자가 출원을 하였으며, iii) 무권리자 출원발명과 정당권리자의 출원발명의 동일성이 인정되는 경우, iv) 정당한 권리자의 출원의 특허출원일은 무권리자의 특허출원일로 소급한다(法35). 하지만 이는 너무 우회적이고 비효율적이며 권리회복에 장기간이 소요되는 문제가 있었다.

(2) 종래 판례의 태도

1) 원시적 모인출원

특허법이 선출원주의의 일정한 예외를 인정하여 제35조에 따라 정당한 권리자를 보호하고 있는 취지에 비추어 보면, 정당한 권리자로서는 특허법상의 구제절차에 따르지 아니하고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전등록을 구할 수는 없다.7)

2) 후발적 모인출원

특허를 받을 수 있는 권리를 양도한 후 양수인 명의로 특허권 설정등록이 이루어진 경우, 양도계약이 무효 또는 취소 등의 사유로 효력이 상실되었다면 양수인은 법률상 원인 없이 특허권 등을 얻게 되는 이익을 얻었다고 할 수 있으므로, 양도인은 양수인에 대하여 특허권 이전등록을 청구할 수 있다.8)

3. 제99조의2 특허권 이전청구 입법

개정법은 정당한 권리자의 실효적인 보호를 위해 무권리자 출원에 해당하는 특허권에 대하여 정당한 권리자가 해당 특허권의 이전을 법원에 청구함으로써 무권리자의 특허권을 반환받을 수 있도록 하였다(法99의2). 한편, 제99조의2는 경과규정 부칙에 따라 17. 3. 1이후 설정등록된 무권리자 특허에 적용된다.

4. 설문3의 해결

정당한 권리자 甲는 무권리자 丙에게 제99조의2에 따른 특허권이전등록 청구를 함으로써 자신의 특허권을 이전받을 수 있다. 이 경우 제33조 제1항 위반에 의한 무효사유는 치유된 것으로 보며(法133①2 단서), 특허권과 보상금 지급 청구권은 특허권의 설정등록된 날부터 甲에게 있는 것으로 본다(法99의2②).

V. 설문4-1. 침해에 대한 甲의 조치

1. 특허권 침해

(1) 특허권 침해

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(法94①). 따라서 특허권의 존속기간 동안 제3자가 정당한 권원 없이 국내에서 특허권자의 발명을 업으로서 실시하면 특허권에 대한 침해가 된다.

(2) 사안의 경우

甲의 특허발명인 A 예방백신에 대하여 丁은 정당한 권원없이 이를 복제 및 시판(생산 및 양도)하였으므로 甲의 특허권에 대한 침해가 성립한다.

2. 권리범위확인심판

甲은 丁이 복제 및 시판하는 백신을 확인대상발명으로 특정하여 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있다(法135①). 권리범위확인심결은 법원에 기속력은 없으나 유력한 증거로 활용될 수 있다.

3. 민사상 조치

(1) 경고장 발송

甲은 丁에게 침해행위를 중지할 것을 요구하는 경고장을 발송할 수 있다. 이러한 경고는 민·형사상 조치를 취함에 있어서 고의를 입증하는 유력한 증거로 활용될 수 있다.

(2) 침해금지청구

① 특허권자 甲은 자기의 권리를 침해하는 丁에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다. ② 이 경우 甲은 조성한 물건의 폐기, 침해행위에 제공된 설비의 제거, 그 밖에 침해의 예방에 필요한 행위를 함께 청구할 수 있다(法126).

(3) 손배해상청구

특허권자 甲은 고의 또는 과실로 자기의 특허권을 침해한 丁에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다(法128). 한편 丁의 침해에 대한 과실은 추정된다(法130).

(4) 부당이득반환청구

甲은 丁이 침해로 얻은 이익에 대해 부당이득반환청구권을 행사할 수 있다(민법 제741조). 부당이득반환청구권은 고의·과실을 요구하지 않으며, 단기 소멸시효의 적용이 없다는 실익이 있다.

(5) 신용회복청구

특허권자 甲은 丁의 침해로 인해 업무상 신용이 실추된 경우 법원에 신용회복청구를 할 수 있다(法131).

4. 형사상 조치

丁이 고의로 침해를 한 경우 甲은 丁을 침해죄(法225)로 처벌할 수 있고, 법원은 丁이 생산한 백신을 몰수하거나 甲의 청구에 따라 甲에게 교부할 것을 선고할 수 있다(法231①). 甲은 백신을 교부받은 경우 그 가액을 초과하는 손해의 액에 한하여 손해배상을 청구할 수 있다(法231②).

VI. 설문4-2. 과실의 추정과 입증책임

1. 과실의 추정

타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다(法130).

2. 추정의 번복

판례는 “제130조에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 할 것이다.”고 판시하였다.9)

3. 사안의 경우

丁은 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되므로, 丁이 甲의 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이나, 자신이 실시하는 기술이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 몰랐다는 것을 정당화할 수 있는 사정이 주장·입증하여야 추정을 복멸할 수 있다.

각주) -----------------

1) 대법원 2007. 9. 6. 선고 2007후1527 판결
2) 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결
3) 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결
4) 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결
5) 특허법원 2003. 8. 11. 선고 2002허4811 판결
6) 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705,67712 판결
7) 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012다11310 판결
8) 대법원 2004. 1. 16. 선고 2003다47218 판결
9) 대법원 2006. 4. 27. 선고 2003다15006 판결
 

홍기석 특허법 전문강사 / 서울대학교 대학원(법학과:지식재산) 과정