2022년 제11회 변호사시험 지적재산권법 전문가 해설
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2022년 제11회 변호사시험 지적재산권법 전문가 해설
  • 홍기석
  • 승인 2022.01.19 13:45
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홍기석특허법 전문강사
홍기석
특허법 전문강사

甲은 a+b+c로 구성된 특허발명 X를 이용한 제품 A를 제조, 판매하고 있었다. 이를 눈여겨보아 온 乙은 연구개발을 통해 특허발명 X에 새로운 구성요소 d를 추가한 발명 Y[(a+b+c)+d]를 완성하여 특허출원한 후 이를 이용하여 제작한 제품 A′를 신상품으로 출시하며 대대적인 광고를 하였다. 乙의 발명 Y는 각광을 받아 관련 제품시장에서 시장점유율이 절반에 이르는 성과를 얻었다. 한편 乙은 甲의 특허권침해금지 소송 제기에 대비해 특허조사를 해 본 결과 甲의 특허발명 X가 관련업계의 공지기술인 (a+b)에 공지기술 c를 단순히 추가한 것으로 통상의 기술자(당업자)가 쉽게 개발할 수 있는 것인데도 심사 착오로 특허권이 등록되었다고 보아 甲의 특허권은 무효라고 확신하게 되었다. 

1. 乙이 출원한 발명 Y가 특허를 받을 수 있는지를 신규성과 진보성 요건의 충족 여부를 중심으로 논하시오. (25점)

2. 甲이 乙을 상대로 법원에 특허권침해금지청구의 소를 제기하였다. 그 심리 과정에서 乙은 甲의 특허발명 X에 대한 특허무효심판 절차를 거치지 않고 특허발명 X가 신규성, 진보성이 없어 무효라고 주장하였다. 법원이 乙의 주장을 직접 심리·판단할 수 있는지를 판례의 변천 과정을 중심으로 논하시오. (20점)

3. 甲은 乙이 발명 Y를 실시하는 것이 甲의 특허권을 침해한다고 판단하여 그로 인한 손해를 배상받고자 한다. (위 사례의 사실관계와는 독립적인 것으로 본다)

(1) 특허권침해로 인한 손해배상청구권의 성립요건을 설명하시오. (5점)

(2) 「특허법」 제128조 제1항의 “고의”와 「특허법」 제128조 제8항의 “고의적인 것으로 인정되는 경우”의 차이점을 설명하시오. (5점)

(3) 甲이 「특허법」 제128조 제8항에 따른 배상액을 최대로 인정받기 위해 주장·입증해야 할 사항들을 설명하시오. (10점) 

4. 乙이 발명 Y에 관하여 특허권을 취득한 후 甲의 특허권이 유효한 동안 특허발명 X와 이용관계(「특허법」 제98조)에 있는 자신의 특허발명을 합법적으로 실시하기 위해 통상실시권 허락의 심판(특허법 제138조)을 청구하려고 한다.
 
(1) 특허법상 이용관계에 대해 설명하시오. (5점)

(2) 乙의 심판청구가 인용되기 위한 요건을 논하시오. (10점)

I. 설문1 - 신규성 및 진보성 충족 여부

1. 신규성 충족여부

(1) 의의 

발명이 특허를 받기 위해서는 그것이 신규성이 부정되지 않은 독창적인 기술적 사상이어야 한다(法29①).

(2) 단일선행기술의 원칙  

신규성을 판단함에 있어서는 하나의 인용발명과 청구항 발명을 개별적으로 대비하여(1:1대비) 동일성 여부를 판단해야 하는데 이를 단일 선행기술의 원칙이라 한다. 
 
(3) 사안의 경우
乙의 Y[(a+b+c)+d]는 공지된 甲의 특허발명 X[a+b+c]에 새로운 구성요소 d가 결합되어 있으므로 그 구성이 상이한바 신규성이 부정되지 아니한다.

2. 진보성 충족여부 

(1) 의의 

발명이 출원 전 공지기술에 비추어 신규한 것이라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다(法29②). 

(2) 결합발명의 진보성 판단방법

1) 판례의 태도  
특허발명이 복수의 구성요소로 되어있는 경우에는 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 진보성 판단의 대상이 되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 진보성 판단의 대상이 되는 것은 아니므로, 청구항에 기재된 복수의 구성을 분해한 후 각각 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 특유의 과제 해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 할 것이며, 이 때 결합된 전체 구성으로서의 발명이 갖는 특유한 효과도 함께 고려하여야 한다.1)  

2) 사안의 경우  
乙의 발명 Y[(a+b+c)+d]는 결합발명으로서 진보성 판단시 각 구성요소가 공지되었는지 여부만을 따져서는 아니되고 특유의 과제해결원리에 기초하여 유기적으로 결합된 전체로서의 구성의 곤란성 및 특유의 효과를 고려하여야 한다. a+b+c에 d를 결합하는 것에 대하여 구성의 곤란성이 인정되고, 이로 인해 향상되거나 현저한 효과가 발생하였다면 乙의 발명 Y는 진보성이 부정되지 아니한다. 

(3) 상업적 성공

1) 상업적 성공을 진보성 판단 시 참작할 수 있는지 여부  
① 판례는 상업적 성공이 그 발명의 기술적 우월성에만 터 잡은 것이라고 단정할 수 없고 발명자 또는 그 실시자의 영업적 능력 등에 기한 것일 수도 있을 수 있으므로 상업적 성공만으로는 진보성을 인정할 수 없다고 하였다.2) 하지만 상업적 성공이 기술적 특성에 기인한 것이라면 이를 진보성을 인정하기 위한 하나의 객관적 자료로 삼을 수 있다.
② 한편 판례는 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서 상업적으로 성공을 거두었는지 여부 등을 참작하지 아니하더라도 위법은 없다고 하였다.3) 

2) 사안의 경우  
乙은 발명 Y[(a+b+c)+d]를 완성하여 특허출원한 후 이를 이용하여 제작한 제품 A′를 신상품으로 출시하며 대대적인 광고를 하였고, 乙의 발명 Y는 각광을 받아 관련 제품시장에서 시장점유율이 절반에 이르는 성과를 얻었다. 다만, 이러한 성과가 乙의 영업적 능력에 기인한 것일 수도 있으므로 이러한 사정만으로 곧바로 진보성을 인정할 수는 없다. 만약 乙의 상업적 성공이 기술적 특성에 기인한 것이라면 진보성을 인정하는데 있어서 긍정적인 자료로 참작은 할 수 있다. 

(4) 소결

상업적 성공만으로 乙은 발명 Y에 대하여 진보성을 인정할 수는 없으나, a+b+c에 d를 결합하는 것이 통상의 기술자가 출원 시 쉽게 생각할 수 없는 것이어서 구성의 곤란성이 인정되고 이로 인해 향상되거나 현저한 효과가 발생하였다면 진보성이 부정되지 아니한다. 

3. 설문(1)의 해결

乙은 발명 Y[(a+b+c)+d]는 신규성 및 진보성이 부정되지 아니한다.

II. 설문2 - 무효의 항변 허용여부

1. 행정행위의 공정력

판례는 “특허는 일단 등록이 된 이상 이와 같은 심판에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며, 다른 절차에서 그 특허가 당연무효라고 판단할 수 없다”고 하였다.4)

2. 종래의 입장

(1) 신규성 위반의 경우  

판례는 “특허의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용의 것인 경우 특허무효의 심결 유무에 관계없이 그 권리범위를 부정할 수 있다”고 하였다,5) 

(2) 진보성 위반의 경우  

판례는 “신규성은 있으나 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 선행기술에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 소위 진보성이 없는 경우까지 법원이 다른 소송에서 당연히 권리범위를 부정할 수 있다고 할 수는 없다”고 하였다.6) 

3. 권리남용의 항변의 인정

(1) 권리남용의 항변 
 
이후 판례는 “특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다”고 하여 권리남용의 항변을 인정하였다.7)

(2) 문제점   

이후 많은 침해소송의 하급심 판결들이 위 판례의 취지에 따라 원고의 특허가 신규성 또는 진보성이 없어 무효라고 한 피고의 권리남용의 항변을 받아들여 적극적으로 당해 특허의 무효를 판단하여 왔는데, 상기 권리남용의 항변에 관한 2000다69194 판결은 ‘진보성’을 직접적으로 언급한 것은 아니므로 과연 신규성이 아닌 진보성 판단까지 권리남용으로 처리할 수 있는 것인지 불명확하였다.

(3) 대법원 전원합의체 판결  

① 이에 대법원 전원합의체 판결은 “특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것임이 명백한 경우에는 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고, 특허권침해소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리·판단할 수 있다.”고 하고,8) 이에 저촉되는 선행판결들을 폐기함으로써 이 문제를 정리하였다.  

② 한편 전원합의체 판결 보충의견에서는 특허권침해소송에서 무효사유가 있는 특허권의 행사가 권리남용에 해당하는지를 판단하기 위한 전제로서 그 특허에 무효사유가 있는지를 판단할 수 있다는 취지이지, 특허에 무효사유가 있다고 하여 바로 그 특허가 무효인 것으로 취급하여야 한다거나 권리범위 자체를 부정하여야 한다는 취지가 아님은 명백하다.”고 하였다.

4. 설문2의 해결

① 특허권침해금지청구를 담당하는 법원은 甲의 특허발명 X에 대하여 특허무효심판 절차를 거치지 않고 특허발명 X가 신규성, 진보성이 없어 무효라는 乙의 주장에 대하여 직접 심리·판단할 수 있다.

② a+b+c가 공지기술인 (a+b)에 공지기술 c를 단순히 추가한 것으로 통상의 기술자가 쉽게 개발할 수 있는 것이어서 진보성이 부정되어 무효심판에 의해 무효가 될 것이 명백하다면, 甲의 권리행사는 권리남용이 되어 법원은 甲의 특허권침해금지청구를 기각해야 할 것이다. 

III. 설문3

1. 설문(1) - 특허권 침해로 인한 손해배상청구권 성립요건 

(1) 의의

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있다(法128①).  

(2) 권리자의 입증사실  

① 제128조에 기한 손해배상청구권은 민법 제750조의 특별규정이므로 기본적으로 i) 원고가 특허권자·전용실시권자일 것, ii) 상대방의 침해행위가 있을 것, iii) 침해자의 고의·과실이 있을 것, iv) 손해발생, v) 손해액, vi) 침해행위와 손해발생과의 인과관계를 입증하여야 한다.  

② 다만, 특허권침해의 경우에는 일반 불법행위에 비해 침해자의 고의 과실이나 손해액 및 침해행위와 손해 발생 간 인과관계의 증명이 어려워 특허법은 과실의 추정 규정을 두고(法130), 손해액의 산정 내지 침해행위와 손해 발생 사이의 인과관계에 관하여 특칙(法128②이하)을 두고 있다.

2. 설문(2) - “고의”와 “고의적으로 인정되는 경우”의 차이

① 특허법 제128조 제1항은 민법 제750조의 특칙이므로 불법행위에서의 “고의”와 동일하게 해석해야 할 것이다. 판례는 “불법행위에 있어서 고의는 일정한 결과가 발생하리라는 것을 알면서 감히 이를 행하는 심리상태”라고 판시하였다.9)  

② 한편, 특허법 제128조 제8항이 굳이 “고의적”이라는 용어를 쓴 것은 일반적 의미의 고의보다 유연하고 넓은 주관적 용태들을 포섭하기 위함이다. 즉 i) ‘결과의 발생을 인식·인용하면서 행위하는 심리상태’라는 일반적 의미의 고의는 물론, ii) 거기에 다른 부정한 의도가 더해져 비난 가능성이 더 높거나 iii) 미필적 고의처럼 결과의 인식 정도가 상대적으로 낮은 심리적 용태를 모두 염두에 둔 것으로 볼 것이다.10)

3. 설문(3) - 甲의 주장·입증 사항

(1) 배상액 결정에 고려되는 요소

제8항에 따른 배상액을 판단할 때에는 1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, 4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, 5. 침해행위의 기간ㆍ횟수 등, 6. 침해행위에 따른 벌금, 7. 침해행위를 한 자의 재산상태, 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도를 고려하여야 한다(法128⑨).

(2) 증명책임의 부담

1) 특허권자(甲)가 증명해야 할 사항  
특허권자는 배상액을 최대로 인정받기 위해 친증액 요소인 1. 침해행위를 한 자의 우월적 지위 여부, 2. 고의 또는 손해 발생의 우려를 인식한 정도, 3. 침해행위로 인하여 특허권자 및 전용실시권자가 입은 피해규모, 4. 침해행위로 인하여 침해한 자가 얻은 경제적 이익, 5. 침해행위의 기간?횟수 등을 주장·입증하여야 한다.

2) 침해자(乙)가 증명해야 할 사항  
침해자는 반증액 요소인 6. 침해행위에 따른 벌금, 7. 침해행위를 한 자의 재산상태, 8. 침해행위를 한 자의 피해구제 노력의 정도는 침해자에게 유리한 요소이고 관련 자료 또한 대개 침해자에게 있을 것이므로 원칙상 침해자가 주장·입증하여 할 것이다. 

IV. 설문4 

1. 설문(1) - 특허법상 이용관계

(1) 의의 
특허발명이 타인의 선 특허발명을 이용하는 경우에는 선 특허권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다(法98).

(2) 판례의 태도
 판례는 “선 특허발명과 후 발명이 제98조의 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 되고, 이러한 이용관계는 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우에 성립하는 것이며, 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지다”고 하여 그대로설을 취하고 있다.11) 

2. 설문(2) - 乙의 심판청구가 인용되기 위한 요건 

(1) 통상실시권 허락심판의 의의
특허권자는 해당 특허발명이 제98조에 해당하여 실시의 허락을 받으려는 경우에 그 타인이 정당한 이유 없이 허락하지 아니하거나 그 타인의 허락을 받을 수 없을 때에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위에서 통상실시권 허락의 심판을 청구할 수 있다(法138①).

(2) 乙의 심판청구 인용요건

1) 이용관계에 해당할 것  
乙은 특허발명 Y[(a+b+c)+d]는 甲의 특허발명 X의 기술적 구성 a+b+c에 새로운 구성 d를 부가한 것으로 특허발명X의 요지 a+b+c를 전부포함하고 이를 그대로 이용한 것이며, 그 일체성이 유지되는바 甲의 특허발명 X와 이용관계가 성립한다.

2) 甲이 정당한 이유없이 허락을 하지 아니거나 甲의 허락을 받을 수 없는 경우일 것  
乙은 통상실시권허락심판의 청구 전에 먼저 甲과 협의를 하여야 하며 당사자간에 협의가 성립되지 않는 경우에 한하여 심판을 청구할 수 있다. 협의절차를 거치지 않은 심판청구는 부적법 각하된다. 

3) 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보를 가져 올 것  
乙의 특허발명 Y는 비록 진보성이 인정되어 특허를 받았으나, 이러한 기술적 진보가 甲의 특허발명X와 비교해서 상당한 경제적 가치가 있는 기술적 진보를 가져와야 심판청구가 인용될 것이다.

각주)-----------------
1) 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후2097 판결
2) 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결 
3) 대법원 2004. 11. 12. 선고 2003후1512 판결
4) 대법원 1998. 12. 22. 선고 97후1016,1023,1030 판결
5) 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 전원합의체 판결, 대법원 2014. 3. 20. 선고 2012후4162 전원합의체 판결.
6) 대법원 1992. 6. 2.자 91마540 결정, 대법원 2001. 3. 23. 선고 98다7209 판결
7) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결
8) 대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결
9) 대법원 2002. 7. 12. 선고 2001다46440 판결 
10) 조영선, 특허법 3.0, 박영사, 537면
11) 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결

 

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