甲은 의대 졸업 후 수련의와 전공의를 거쳐 성형외과 전문의 자격을 획득하였다. 이후 甲은 성형외과의원을 개원하였는데 왼손과 오른손 모두를 사용할 수 있는 양손잡이의 특징을 살려 쌍꺼풀 수술 시 양쪽 눈을 자연스럽게 수술하는 성형방법을 사용해 고객들 사이에 널리 알려지게 되었다.
성형의료업계에서 甲의 쌍꺼풀 수술방법이 저명성을 획득하자 甲은 본격적으로 성형외과 분야를 학문적으로 연구하고 싶다는 생각을 가지게 되었다. 박사과정에 진학한 甲은 자신의 임상경험을 바탕으로 노화로 상안검(윗눈꺼풀)이 처지는 질환을 효과적인 눈 성형을 통하여 개선하는 방법을 밝혀내기 위하여 박사학위논문 주제를 ‘효과적인 상안검 수술방법’으로 정하였다.
甲이 연구 중인 눈 성형 수술방법은 기존의 방법과 전혀 다른 새로운 방법으로 수술 부위가 작아 피부에 흉터가 거의 남지 않을 뿐만 아니라 회복시간도 단축되는 현저한 효과를 가진다. 
甲은 성형을 위한 눈의 수술 시에 특히 자신이 새롭게 만든 고리형 수술바늘을 사용하는데 이 바늘은 기존의 일자형 수술바늘과 비교할 때 길이가 1/3 가량 짧고 특수한 고리모양을 하고 있어 수술을 쉽고 빠르게 하고 수술자국을 작게 하는 현저한 효과를 가져 왔다.

1. 성형외과의원을 개원한 甲이 박사과정 입학 전에 시술하였던 미용을 위한 성형방법으로서 쌍꺼풀 수술 시 양쪽 눈을 자연스럽게 수술하는 방법은 甲의 성형외과의원에서 공개적으로 시연되었다. 그와 같이 수술방법이 공개되고 1년이 지난 뒤에 甲은 그 수술방법을 특허출원하였다. 치료방법이 아닌 ‘미용을 위한 수술방법’은 ?특허법? 제29조의 신규성을 충족하는지 설명하시오. 만약, 위 수술방법이 공개된 지 1년이 넘지 않았다면 甲의 출원발명은 신규성을 충족하는지 ?특허법? 제30조 제1항 제1호의 공지되지 않은 발명과 관련하여 설명하시오. (20점)

2. 甲은 자신이 박사학위논문에서 기술한 상안검 수술방법을 의료행위로 한정하여 ‘인간의 치료를 위한 상안검 수술방법’ 발명으로 출원하였다. 甲의 출원발명이 특허등록을 받을 수 있는지에 대하여 ?특허법? 제29조의 산업상 이용가능성과 제32조의 특허를 받을 수 없는 발명과 관련하여 설명하시오.(20점)

3. 甲이 박사과정으로 등록한 대학원은 비공개로 甲의 박사학위논문에 대한 심사를 마치고, 논문 통과를 승인하였다. 이에 甲은 도서관에 박사학위논문을 제출하였고, 甲의 논문은 분류작업을 위하여 공중에 공개되지 않은 채 방치되어 도서관 창고에 보관되어 있다.(PDF 논문 파일 등 그 밖의 다른 저장매체가 도서관에서 열람 가능한지는 고려하지 아니함) 이와 같이 甲의 논문이 도서관 창고에 보관되어 있는 도중에 甲은 질문 2.의 상안검 수술방법특허(질문 4.의 물건발명에 대한 특허가 아님)에 대하여 특허 출원하였는바, 甲의 출원발명이 신규성 요건을 충족하는지 설명하시오. (10점) 

4. 甲은 자신이 개발한 수술용 바늘에 대해서 ‘물건발명’으로 특허출원을 하였다. 甲의 수술용 바늘이 특허법 제29조의 특허요건(산업상 이용가능성, 신규성, 진보성)을 충족하는지 설명하시오. (30점)
 

I. 설문1 - 공연실시 및 공지예외주장 

1. 문제의 소재

공연실시의 판단기준을 근거로 甲의 시연을 공지된 것으로 볼 수 있는지 여부 및 권리자의 의사에 의한 공지에 따른 공지예외주장을 검토한다.

2. 미용을 위한 수술방법의 신규성

(1) 신규성의 의의

특허출원 전 공지된 발명에 대해서는 특허를 받을 수 없다(法29①). 자유기술에 대하여 독점 배타권을 인정할 수 없기 때문이다.  

(2) 공지·공연실시(제29조 제1항 제1호)

1) 공지  어느 발명이 비밀유지의무를 부담하고 있지 않은 불특정인에 알려지거나 그 불특정인이 알 수 있는 상태에 놓인 것을 말한다.

2) 공연실시  판례는 “공연실시란 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 용이하게 알 수 있는 상태로 실시하는 것, 즉 그 기술사상을 보충 또는 부가하여 다시 발전시킴이 없이 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복하여 실시할 수 있는 것임을 요한다”고 하였다.1). 

(3) 사안의 경우

① 甲의 수술방법은 甲이 왼손과 오른손 모두를 사용할 수 있는 양손잡이의 특징을 살려 쌍꺼풀 수술 시 양쪽 눈을 자연스럽게 수술하는 성형방법으로서, 비록 甲이 박사과정 입학 전에 상기 수술방법을 甲의 성형외과의원에서 공개적으로 시연하였다고 하더라도 성형외과 분야의 통상의 기술자가 그 실시된 바에 의하여 직접 쉽게 반복실시할 수 있는 것이라고 볼 수 없다. 따라서 판례에 의할 때 甲의 수술방법은 공연실시로 볼 수 없으므로 신규성을 충족한다. 

② 다만, 공개시연에도 불구하고 이를 공지된 발명으로 보지 않는다면 甲이 공개 후에도 출원을 늦게 하여 실질적으로 특허권의 존속기간을 부당하게 연장할 수 있으므로 비밀유지의무 없는 상태에서 실시되었다면 공연실시로 보아 신규성을 부정함이 타당하다.

3. 공지예외주장 

(1) 의의

공지예외주장이란 권리자의 발명이 특허출원 전에 이미 공지되었다 하더라도 특허요건 판단시 공지가 되지 아니한 것으로 보는 제도이다(法30). 자기공지로 인하여 특허를 받지 못하게 되는 것은 너무 가혹하기 때문이다.

(2) 권리자에 의해 공지된 경우 요건 및 절차

① i) 출원 전 권리자에 의한 공지가 있을 것(法30①1), ii) 최초 공지일로부터 12개월 이내에 특허출원을 할 것, iii) 특허출원서에 그 취지를 기재하여 출원하고, 이를 증명할 수 있는 서류를 특허출원일로부터 30일 이내에 특허청장에게 제출하여야 한다(法30②). 

② 보완수수료를 납부한 경우에는 i) 보정가능기간, ii) 특허결정 등의 등본을 송달받은 날로부터 3월 또는 설정등록일 중 더 빠른 날까지 공지예외주장의 취지를 적은 서류 또는 이를 증명할 수 있는 서류를 제출할 수 있다(法30③).  

(3) 효과 

공지예외적용이 인정되는 경우, 특허출원된 발명은 공지예외적용사유에 해당하는 공지기술로부터 신규성 또는 진보성을 판단하지 않는다. 다만, 출원일이 소급되는 것은 아니다.

(4) 사안의 경우 

甲이 수술방법의 공개일로부터 1년 이내에 출원한 경우 제30조 제1항 제1호에 따른 공지예외주장을 할 수 있고, 출원 당시 공지예외주장을 하지 않은 경우 보완가능기간에 이를 보완할 수 있다. 이 경우 甲의 공지는 제외하고 신규성 및 진보성을 판단하게 된다. 따라서 甲의 출원발명은 신규성을 충족하게 된다.

II. 설문2 - 의료행위의 특허가능성 

1. 문제의 소재 

의료행위에 대한 특허가능성을 산업상 이용가능성(法29①본문) 및 불특허사유(法32)에 근거하여 검토한다.

2. 산업상 이용가능성

(1) 의의

‘산업상 이용가능성’이란 출원되거나 등록된 발명이 산업에서 반복적으로 이용될 수 있는 것을 말한다(法29①본문). 이때 ‘산업’은 유용하고 실용적인 기술에 속하는 모든 활동을 포함하는 가장 넓은 개념으로 해석한다.

(2) 의료행위의 산업상 이용가능성

판례는 사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없다고 한다.2)

(3) 제한 취지 

i) 의료행위는 인간의 생존에 깊이 관계되어있는 점, ii) 특허를 허여하면 의사가 의료행위를 수행함에 있어 특허의 침해 여부를 신경 쓰게 되어 의료행위에 대한 자유로운 접근이 어려워지기 때문이다.3)

(4) 사안의 경우

甲은 자신이 박사학위논문에서 기술한 상안검 수술방법을 의료행위로 한정하여 ‘인간의 치료를 위한 상안검 수술방법’ 발명으로 출원하였는바, 이는 인간을 대상으로 한 의료행위에 해당하므로 산업상 이용가능성이 부정되어 특허를 받을 수 없다.  

3. 특허를 받을 수 없는 발명(제32조) 해당 여부

(1) 의의

공서양속에 반하거나 공중의 위생을 해할 우려가 있는 발명은 특허를 받을 수 없다(法32). 이러한 발명은 특허요건을 구비한다 하더라도 공익상 특허를 허여하는 것이 타당하지 않기 때문이다.

(2) 인체를 사용하는 발명의 경우

인체를 사용하는 발명으로서 그 발명을 실행할 때 필연적으로 신체를 손상시키거나, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 발명 및 인간의 존엄성을 손상시키는 결과를 초래할 수 있는 발명에 대해서는 공서양속을 문란하게 할 우려가 있는 것으로 인정한다. 

(3) 사안의 경우

甲의 출원발명은 ‘인간의 치료를 위한 상안검 수술방법’으로 비록 인체를 사용하는 발명이긴 하나, 신체를 손상시키지 아니하고 치료를 위한 발명이며, 신체의 자유를 비인도적으로 구속하지도 아니하고 인간의 존엄성을 손상시킨다고 볼 수도 없다. 따라서 제32조의 불특허발명에 해당한다고 볼 수 없다. 

4. 설문2의 해결

甲의 출원발명은 산업상 이용가능성 위반으로 특허를 받을 수 없다. 

III. 설문3 - 논문의 반포시점 

1. 반포된 간행물에 게재 

특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 발명은 신규성을 상실한 것으로 보아 특허를 받을 수 없다(法29①2). 판례는 '반포'된 간행물이란 불특정 다수의 일반 공중이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 상태에 이른 간행물을 의미한다고 하였다.4) 

2. 논문의 반포시기
판례는 “박사학위논문은 일반적으로는 일단 논문심사에 통과된 이후에 인쇄 등의 방법으로 복제된 다음 공공도서관 또는 대학도서관 등에 입고(서가에 진열)되거나 주위의 불특정 다수인에게 배포됨으로써 비로소 일반 공중이 그 기재 내용을 인식할 수 있는 반포된 상태에 놓이게 되거나 그 내용이 공지되는 것이라고 봄이 경험칙에 비추어 상당하고, 반포시점 이전인 도서관에서의 등록시에 곧바로 반포된 상태에 놓이거나 그 기재 내용이 공지로 되는 것은 아니다.”고 하였다.5) 

3. 사안의 경우

논문심사는 비공개로 이루어진 점, 논문심사 위원회는 관습상 비밀유지의무를 부담하는 점에 비추어 논문심사시에 반포된 것으로 볼 수 없다. 또한 분류작업을 위해 공중에게 공개되지 않은 채 방치되어 도서관 창고에 보관된 경우 일반 공중이 열람 가능한 상태라고 볼 수 없으므로, 甲의 박사학위논문은 반포된 상태라고 볼 수 없다. 따라서 甲의 출원발명(수술방법)은 신규성을 충족한다.

Ⅳ. 설문4 - 수술용 바늘의 특허가능성 

1. 산업상 이용가능성

(1) 의료업에서 산업상 이용가능성이 인정되는 경우

1) 심사기준  인간을 수술하거나 치료하거나 진단에 사용하기 위한 의료 기기(의료기기의 작동방법 또는 의료기기를 이용한 측정방법을 포함), 의약품 등은 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당한다.

2) 사안의 경우  수술용 바늘은 인간을 수술하기 위한 의료기기에 해당하므로 인체를 필수적 구성요소로 하는 의료행위가 아닌바 산업상 이용가능성이 인정된다.
(2) 산업상 이용가능성의 시기적 기준

1) 판례의 태도  판례는 ‘특허출원된 발명이 출원일 당시가 아니라 장래에 산업적으로 이용될 가능성이 있다 하더라도 특허법이 요구하는 산업상 이용가능성의 요건을 충족한다고 하는 법리는 해당 발명의 산업적 실시화가 장래에 있어도 좋다는 의미일 뿐 장래 관련 기술의 발전에 따라 기술적으로 보완되어 장래에 비로소 산업상 이용가능성이 생겨나는 경우까지 포함하는 것은 아니다’고 판시하였다.6)

2) 사안의 경우  甲이 발명한 수술용 바늘은 甲이 연구 중인 눈 성형 수술방법에 사용되는 도구이다. 그렇다면 甲이 발명한 수술용 바늘은 甲이 연구 중인 눈 성형 수술방법이 장래에 완성되었을 때 비로소 실시화가 가능하게 되어 산업상 이용가능성이 생겨나며, 출원시 기준으로 사용을 할 수 없는 발명에 해당하므로 산업상 이용가능성이 부정된다.   

(3) 사안의 경우

甲의 발명은 산업상 이용가능성이 부정된다.

2. 신규성

(1) 발명의 동일성 판단방법

1) 구성 대비의 원칙  발명의 동일성은 발명의 목적·구성·효과를 비교하여 그 결과를 종합적으로 검토하되 그 중 구성의 동일 여부를 중심으로 판단하여야 한다.  

2) 실질적 동일성의 원칙  판례는 “특허법 제29조 제1항의 발명의 동일성 여부의 판단은 특허청구범위에 기재된 발명과 인용발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하여 판단하되 그 효과도 참작하여야 할 것인바, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 관용기술의 부가, 삭제, 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 동일하다“고 판시7)하여 실질적 동일성을 기준으로 판단한다.

(2) 사안의 경우

甲의 수술용 바늘은 고리형 수술바늘로서 기존의 일자형 수술바늘과 비교할 때 길이가 1/3 가량 짧고 특수한 고리모양을 하고 있으므로 구성이 상이하다. 또한 이러한 구성의 변경으로 수술을 쉽고 빠르게 하며 수술자국을 작게 하는 효과가 발생하였으므로 기존의 일자형 수술바늘과는 다른 새로운 발명에 해당한다. 따라서 甲의 수술용 바늘은 신규성이 인정된다.

3. 진보성

(1) 의의 

발명이 출원 전 공지기술에 비추어 신규한 것이라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행기술로부터 쉽게 발명할 수 있으면 특허를 받을 수 없다(法29②). 

(2) 판단방법

진보성은 출원발명의 목적, 기술적 구성, 작용효과를 종합적으로 검토하되, 출원발명의 기술적 구성의 곤란성을 중심으로 목적의 특이성 및 효과의 현저성을 참작하여 종합적으로 판단해야 한다.8)

(3) 사안의 경우

甲의 수술바늘은 기존의 일자형 수술바늘과 비교하여 길이가 1/3가량 짧고 특수한 고리모양을 가지고 있으며, 이러한 구성의 변경으로 수술을 쉽고 빠르게 하고 수술자국을 작게 하는 현저한 효과를 가져온다. 그렇다면 출원 당시 의료업계의 통상의 기술자 관점에서 위와 같은 구성의 변경이 용이하다고 볼 수 없으므로 구성의 곤란성, 목적의 특이성 및 효과의 현저성이 인정되는바 진보성이 부정되지 아니한다.

4. 설문4의 해결
甲의 발명은 신규성 및 진보성이 인정되나 산업상 이용가능성이 인정되지 아니한다. 

각주)-----------------
1) 대법원 1996. 1. 23. 선고 94후1688 판결
2) 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후250 판결
3) 특허법원 2004. 7. 15. 선고 2003허6104 판결  
4) 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결
5) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2000후1689 판결
6) 대법원 2003. 3. 14. 선고 2001후2801 판결
7) 대법원 2004. 10. 15. 선고 2003후472 판결
8) 대법원 2007.9.6. 선고 2007후1527 판결 

홍기석 특허법 전문강사
특허법 해례 저 / 상표법 해례 판례집 저